LAWFIRM.ru

Мы - правообладатели товарного знака, зарегистрированного в соотв. с мадридской системой, т.е. как в России, так и в других странах-участницах Мадридского соглашения. Нам необходимо заключить лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака с иностранной компанией-лицензиатом. Данный договор, согласно ст.1490 ГК, подлежит гос.регистрации в Роспатенте, с чем нам не очень бы хотелось сейчас иметь дело. Можем ли мы избежать необходимости регистрации, если заключим лицензионный договор по иностр.праву?

Если Ваш Лицензиат собирается использовать знак на территории РФ, то договор регистрировать в патентном ведомстве обязательно. Если Вы собираетесь передавать право на использование в других странах, то нужно смотреть законодательство соответствующей страны. В основном аналогичная регистрация существует везде.

Мария, большое спасибо за ответ.
Лицензиат не собирается использовать наш товарный знак на территории РФ. Однако, насколько я понимаю, регистрировать лицензионный договор мы все равно должны? Возможно ли заключить договор по росс.праву и при этом не регистрировать в Роспатенте? Если нет, то возможно ли избежать регистрации, заключив лиценз.договор по иностр.праву? Я сейчас говорю только регистрацию договора в Роспатенте, с регистрацией в соответствии с зак-вом иностр.госуд-ва в данном случае все ясно.

а откуда следует, что обязательно? может быть есть какие-то разъяснения роспатента? из ГК, на мой взгляд, такой вывод однозначно не следует.

Считаю, что в данном случае можно обойтись без регистрации договора, если другая сторона относится к стране-участнице Сингапурского договора. Сингапурский договор (ст.ст. 17-19), который только что вступил в силу в РФ, имхо, должен иметь приоритет над ст. 1490 ГК.

Если речь не идет о лицензионном договоре в отношении действующей на территории РФ регистрации ТЗ, то регистрировать его в Роспатенте не нужно.

Да, я уже поняла

А надо ли обязательно регистрировать лиц.договор, если лицензиат будет использовать товарный знак на территории России?

Я глянула Сингапурский договор. Согласна с тем, что он должен иметь приоритет.
Только у меня не сложилось однозначного мнения, что регистрация в ведомстве не требуется. Ст. 19 предусматривает некоторую исключительную ситуацию, в которой предусмотрены действия лицензиата по использованию знака без зарегистрированной в ведомстве лицензии. Но насколько я поняла это не общий порядок. Так что на мой взгляд - надо.
Я так понимаю, что Вас ведь интересует не только теоретическая сторона, но и практические последствия.

Считаю (но чисто теоретически), что в отношениях с контрагентом, происходящим из страны-участницы Сингапурского договора, регистрация лицензионного договора на использование российского ТЗ на территории России не требуется. Для меня определяющим является следующее положение:
Статья 17
Заявление о регистрации лицензии
(1) [Требования в отношении заявления о регистрации лицензии] Если законодательство Договаривающейся стороны предусматривает регистрацию лицензии в Ведомстве, эта Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление о регистрации:
(i) было подано в соответствии с требованиями, предписанными Инструкцией, и
(ii) сопровождалось поддерживающими документами, предписанными Инструкцией.
(2) [Пошлины] Любая Договаривающаяся сторона может требовать уплаты пошлин ее Ведомству в отношении регистрации лицензии.
(3) [Одно заявление, относящееся к нескольким регистрациям] Одного заявления достаточно, даже если лицензия относится к нескольким регистрациям, при условии, что в заявлении указаны регистрационные номера всех соответствующих регистраций, что владелец и лицензиат являются теми же для всех регистраций и что в заявлении указан объем лицензии в соответствии с Инструкцией в отношении всех регистраций.
(4) [Запрещение требовать выполнения других условий]
(а) Никакая Договаривающаяся сторона не может требовать в отношении регистрации лицензии Ведомством выполнения условий, отличных от упомянутых в пунктах (1)-(3) и в Статье 8. В частности, не может быть потребовано:(i) представление свидетельства о регистрации знака, являющегося предметом лицензии;
(ii) представление лицензионного договора или его перевода;
(iii) указание финансовых условий лицензионного договора.
Однако, при этом уместно обратить внимание, что регистрация лицензии (а не лицензионного договора) все-таки может потребоваться. И в этом плане интересно, что положения Сингапурского договора ни в ГК, ни в Административные регламенты Роспатента пока не имплементированы, т.е. неясно, каким же образом будет осуществляться эта "регистрация лицензии" (можно предположить, что потребуется заполнять упрощенную форму, аналогичную той, которая подается в МБ ВОИС для регистрации лицензии).

В практическом плане я бы рекомендовал ПОКА (до изменения ГК и Адм. Регламента) придерживаться прежнего порядка, т.е. регистрировать в Роспатенте лицензионный договор в части действия Международной регистрации ТЗ на территории РФ, как и раньше.

2Server

у вас весьма странная логика. вы ссылаетесь на положения СД которые никакого отношения не имеют в обсуждаемому вопросу. внимательнее читайте: Если законодательство Договаривающейся стороны предусматривает регистрацию лицензии в Ведомстве.

2donnakaran

регистрация ЛД в Роспатенте желательна, но необязательна. Товарный знак может использоваться под контролем правообладателя. читайте ГК.

[quote="Eshu Da Capa Preta"]2Server

у вас весьма странная логика. вы ссылаетесь на положения СД которые никакого отношения не имеют в обсуждаемому вопросу. внимательнее читайте: Если законодательство Договаривающейся стороны предусматривает регистрацию лицензии в Ведомстве.

Не понял: имеется ввиду, что законодательство РФ предусматривает регистрацию лицензионных договоров на ТЗ, но не предусматривает регистрацию лицензий? С такой логикой СД не применим не только к обсуждаемому вопросу, но и к РФ. Тогда непонятно, зачем его подписывали, ратифицировали, и почему уже больше года идут споры о том, как его применять?

я наверное не совсем ясно выразился.
по российскому зак-ву регистрации подлежит именно лицензионный договор, а не лицензия. но пока, как Вы правильно отметили, нет изменений в ГК и АР Роспатента, положения Сингапурского договора о регистрации лицензии фактически не применяются. поэтому в данной ситуации ст. 17 к данному вопросу отношения не имеет. пока

Т.е. вы считаете, что это - общее правило, а не исключение из общего правила (установленного п.п. 2, 6 ст. 1232, ст. 1490 ГК), которое применяется исключительно в рамках защиты ТЗ от аннулирования по неиспользованию в ППС, о чем свидетельствует формулировка "для целей настоящей статьи" в п. 2 ст. 1486 ГК? Ну флаг вам в руки с таким подходом. Клиенты Вам потом спасибо скажут

Вот и я говорю: пока разумно действовать по-старому